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从一件无效案例看专利申请文件的撰写
更新日期:2012-12-20  文章来源:  点击次数:1512 次  
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前几天看到一个很有意思的无效的案例。虽然争议专利最终是因为专利法33条修改超范围而被无效的,但是仔细看修改超范围的原因,却是由于撰写的缺陷造成的,值得研究一下从中吸取经验。

案情介绍
      争议专利是于2005年6月29日授权公告的、名称为“竹纤维及其制造方法”的第02111380.7号发明专利。

      这件专利授权的权利要求有三条,分别是:

      1、一种用作服装面料的竹纤维,其特征是:平均细度1687公支左右,长度如竹节的自然长度。

      2、一种用于制备权利要求1所述的竹纤维的制造方法,由竹原料前处理工序、竹纤维分解工序、竹纤维成型工序和竹纤维后处理工序组成,其特征是:竹纤维前处理工序依次由整料、制竹片、浸泡工序组成;竹纤维分解工序依次由蒸煮、水洗、分丝各工序循环三次组成;竹纤维成型工序依次由蒸煮、分丝、还原、脱水、软化工序组成;竹纤维后处理工序依次由干燥、梳纤、筛选和检验工序组成。

      3、根据权利要求2所述的竹纤维制造方法,其特征在于:所述竹片浸泡工序是将经过前处理工序的竹片浸泡在脱胶软化剂中,脱胶软化剂和水的配比浓度为30%,浸泡时间4小时;蒸煮工序是将浸泡过的竹片连同浸泡液一起加温到80-150℃,同时加压3-5公斤/平方厘米,时间3-5小时;分丝工序是把蒸煮过的竹片压扁后用成丝机分解出竹纤维,并用水冲洗脱胶;还原工序是在经过竹纤维分解工序的竹纤维中加入添加剂以增加纤维强度;软化工序是用普通软化剂将经前面工序处理的竹纤维进一步软化。

      原始申请文件中,权利要求有4条,
      
      1. 一种用作服装面料的竹纤维,其特征是:平均细度1687公安左右,长度如竹节的自然长度,不含化学试剂的纯天然竹纤维。

      2. 一种用作服装面料的竹纤维制造方法,由竹原料前处理工序、竹纤维分解工序、竹纤维成型工序和竹纤维后处理工序组成,其特征是:竹纤维前处理工序依次由整料、制竹片、浸泡工序组成;竹纤维分解工序依次由蒸煮、水洗、分丝各工序循环三次组成;竹纤维成型工序依次由蒸煮、分丝、还原、脱水、软化工序组成;竹纤维后处理工序依次由干燥、梳纤、筛选和检验工序组成。

      3. 根据权利要求2所述的竹纤维制造方法,其特征在于:所述竹片浸泡工序是将经过前处理工序的竹片浸泡在脱胶软化剂中,脱胶软化剂和水的配比浓度为30%,浸泡时间4小时;蒸煮工序是把浸泡过的竹片连同浸泡液一起加温到80℃-150℃,同时加压3-5公斤/平方厘米,时间3-5小时;分丝工序是把蒸煮过的竹片压扁后用成丝机分解出竹纤维,并用水冲洗脱胶;还原工序是在经过竹纤维分解工序的竹纤维中加入添加剂以增加纤维强度;软化工序是用普通软化剂将经前面工序处理的竹纤维进一步软化。

      4. 根据权利要求3所述的竹纤维制造方法,其特征在于所述的脱胶软化剂为天然植物配方,酸碱度为中性。

      在实审过程中,除了对权利要求进行了修改,专利权人还对说明书做了修改,例如,删除了说明书中“不含化学试剂的纯天然竹纤维”、“不含酸碱化学试剂”、“竹纤维内不含酸碱化学试剂”、“该脱胶软化剂为天然植物配方,不含酸碱化学剂”等技术信息。

      请求人主张本专利在实审过程中的修改不符合专利法33条的规定,被宣告无效。经过审理后,合议组支持了请求人的观点,在无效阶段宣告本专利全部无效。

关于专利法33条
      在无效宣告程序中,请求人主张,1、授权的权利要求书和说明书中删除了原权利要求书和说明书中公开的“不含化学试剂的纯天然竹纤维”、“不含酸碱化学试剂”、“竹纤维内不含酸碱化学试剂”、“该脱胶软化剂为天然植物配方,不含酸碱化学剂”等技术信息,致使本领域技术人员在授权文本中看到的信息与原申请公开的信息不同,而且不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑异地导出,因而不符合专利法第33条的规定,应当导致本专利的专利权全部无效。

      专利权人在本案审理中提出:(1)对本专利说明书的修改是根据审查指南第二部分第八章第5.2.2.2节第(5)项所作的适应性修改,该修改也没有超出原申请文本公开的范围(参见原权利要求3第二行);(2)对专利说明书的修改对本专利的权利要求没有影响。

      合议组认为:关于(1),首先,审查指南第二部分第八章第5.2.2.2节第(5)项的规定是“修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,使其与独立权利要求请求保护的主题相适应”,而本专利说明书的修改并非是为适应独立权利要求1要求保护的主题进行的修改,其修改涉及发明的实质技术内容。其次,本专利的申请公开文本的权利要求3虽然记载了竹纤维制造方法中“所述竹片浸泡工序是将经过前处理工序的竹片浸泡在脱胶软化剂中”,但根据该记载并不能直接和毫无疑义地得出采用任何脱胶软化剂对竹纤维进行软化处理都可以得到可用于服装面料的竹纤维,尤其是在说明书的发明技术内容和具体实施方式的实施例中存在有相反的教导;而且,根据该记载,所属领域技术人员也不可能直接和毫无疑义地得出本专利实施例1、2中采用任何脱胶软化剂能够获得在原申请公开文本的实施例1、2中采用特制脱胶软化剂而制备的特定的竹纤维产品。因此,专利权人关于对本专利说明书的修改是根据审查指南第二部分第八章第5.2.2.2节第(5)项所作的适应性修改以及没有超出原申请文件公开范围的说法不能成立。

      关于(2),合议组认为:专利说明书是专利文件的重要组成部分,其对于充分公开、理解和实现要求保护的发明或者实用新型,对于支持和解释发明或者实用新型要求保护的技术方案,均具有极为重要的作用。因此,专利说明书的修改超范围,尤其是修改发明内容中与专利权利要求要求保护的技术方案有关的技术内容超出原申请文件的范围时,其不可避免地对权利要求产生影响。就本案而言,在授权专利说明书有关本发明技术内容和实施例1、2存在超出原申请记载范围的情况下对本专利权利要求产生了如下实质性影响:

      从本专利的申请公开文本可以看出,现有技术中已经公开了毛竹软化技术制成的竹纤维,该竹纤维主要用于制作板材,而且制作过程使用含碱软化剂,容易污染环境,并且毛竹材质本身柔软度不够,细丝后极易折断,所以毛竹软化技术制成的竹纤维不能用于制造服装面料。本专利要解决的技术问题是提供一种能用于服装面料的竹纤维,其采用的技术手段是利用特定的天然植物脱胶软化剂对竹纤维进行软化处理,产生的技术效果是所制得的竹纤维产品的柔韧性和耐折度大大提高,而且由于使用的天然植物脱胶软化剂不含酸碱,不会污染环境;同时,本专利的申请公开文本中通过对竹纤维及其制造方法的描述以及实施例1和2的具体工艺等的记载说明了该发明技术方案的实施方法。所属领域技术人员根据原申请公开文本,尤其是说明书中发明内容以及具体实施方式的描述能够理解本专利所要求保护的用作服装面料的竹纤维是通过采用特制的天然植物脱胶软化剂以及其他工序制备得到的,而且由于在制造方法中采用天然植物脱胶软化剂对竹纤维进行软化处理,从而解决了现有技术中竹纤维产品柔软度和耐折度不够的技术问题,并使之能够运用到服装面料上。根据原始说明书公开的信息,本领域技术人员无法概括得到采用任意的脱胶软化剂对竹纤维进行软化处理都能实现本发明的目的。

      基于以上原因,争议专利被宣告全部无效。

      通常情况下,一件专利是否会由于说明书修改超范围而被无效,取决于对权利要求的影响。虽然合议组没有对权利要求1的修改做出评价,我想主要是因为希望用一条理由把3条权利要求全部无效,如果权利要求1因为修改无效,为了将权利要求2和3无效,还是需要评价说明书修改的问题。其实我认为把权利要求1“不含化学试剂”删除也是超范围的,删除“不含化学试剂”导致保护范围扩大,而且扩大后的范围也没有在原始文件中记载。

      但是,这个案子因为专利法第33条被无效,也存在一定的争议,主要是如何保持审查标准连贯性的问题,修改超范围的保护的确一直在变。其实也不只33条,还有26.4等,法和实施细则的规定虽然没变,但不同时期实际掌握的标准都不一样,能不能因为后来把握的标准发生变化,就把根据以前的标准被授权的专利无效掉,这样做是否会影响专利制度的公信力?这也是一个值得讨论的问题。

本专利撰写上的问题
      从这个案子,可以看出,一件专利在撰写的时候如果没有将发明点把握准,并且在撰写上存在缺陷,在后续的程序中是很难弥补的,即使实审通过了,也可能在无效程序中出问题。

      单纯从公开文本的信息分析,可能作为发明点的特征有两个,即竹纤维的“细度”和“长度”,以及使用“天然脱胶剂”,这两个点达到了各自的效果。但是,权利要求2的各个步骤大概都是公知的,如果仅仅是竹原料的区别,用普通的方法就能实现权利要求1的竹纤维的“细度”和“长度”,该方法以及方法制得的产品是否有新颖性和创造性,这一点值得怀疑。另外,现有技术中已经有竹纤维,而且制备方法大部分都是公知的,而争议专利之所以能够有特殊的“细度”和“长度”,很有可能也是由于使用了特殊的脱胶剂带来的效果。如果出于上述考虑,可以将两个点放在一件专利中,并且将天然软化剂作为发明点。

      从原申请的说明书看,专利权人在最初撰写时也是这样的思路。申请文件说明书背景技术提到,现有技术软化剂普遍含碱,制作中对环境产生污染。发明目的则是提供一种不含酸碱化学试剂的纯天然竹纤维制品。发明内容第三段也特别提到由于使用天然脱胶剂带来的好处,如“本发明由于采用天然植物脱胶软化剂,对竹纤维进行软化处理,使制得的竹纤维产品的柔韧性和耐折度大大提高”,“ 本制造工艺为纯物理工艺,竹纤维内不含酸碱性化学制剂,生产过程无环境污染”。实施例中使用的也都是特殊的脱胶软化剂,“该脱胶软化剂为天然植物配方,不含酸碱化学剂”。

      申请人在原始的权利要求1中特别限定了制得的竹纤维不含化学试剂,大概也是出于这种考虑。但是,他在撰写权利要求2的时候,又没有把软化剂作为必要技术特征,而是放在了从属权利要求4。从这个角度看,权利要求1和2的发明点是不对应的。

      这样撰写的结果是,单纯从原说明书和权利要求的文字看,可能导致以下几个问题:权利要求2不能得到说明书支持;“特殊的脱胶剂”公开不充分;此外,权利要求2还可能存在缺少必要技术特征的问题。

      当然,也许在实质审查过程中,像权利人在无效时争辩的,他发现,竹纤维的“平均细度”和“长度”特征就足以带来新颖性创造性了,如果加上“不含碱”的限定,多一个特征会限制他的保护范围,所以在独权1中删除了这个特征。但是,由于专利权人在最初撰写时没有考虑,如果把发明点放在竹纤维的细度和长度上时,如何设置实施例解决支持的问题,说明书没有任何地方体现普通脱胶剂的情况下也能解决相应的技术问题达到特定的技术效果。

      在这种情况下,就必须把说明书中所有“不含碱”“天然脱胶剂”等文字做了修改。如果不对说明书做相应的修改,权利要求就不能得到说明书支持。

      但事实上,专利权人在最初撰写的时候没有理解发明的本质,通过修改,不适当地扩大了保护范围。专利权人试图删除说明书中某些本来必要的特征,使一个原本不能被支持的范围得到支持,这种修改是不应该被允许的。

      假如争议专利的创造性与说明书的思路一致,的确体现在天然脱胶剂上,原始权利要求2至少存在缺少必要技术特征和不能得到说明书支持的问题。而且说明书的另一个硬伤也就暴露了,就是没有对本专利使用的天然脱胶剂做出说明,因此,说明书还存在公开不充分的情况。即使通过修改把天然脱胶剂加到权利要求2中,也只能克服缺少必要技术特征的缺陷和不支持的问题,公开不充分是不能通过修改克服的。由于存在这样的撰写缺陷,也不可能在随后把发明点放在脱胶剂上。

      也就是说,从提交的申请文件看,不管把上面分析的哪一个点作为发明点,都会出现不支持、公开不充分等问题,而且为了克服这些问题进行修改的话,又修改超范围。

      从当初入行开始,就被教育,在撰写的时候,对发明进行适当的概括,为申请人争取最大的保护范围是代理人的工作之一,但代理人最多只是半个发明人而不能代替发明人,对于保护范围的问题,能做的工作有限。因此,一件申请因为新颖性、创造性被驳回了,可能不是代理人的责任。但是,如果申请时因为公开不充分、权利要求不能得到说明书支持或者权利要求不清楚等理由被驳回了,那就是代理人的责任了。而且,这些问题一旦出现,很难克服,所以在撰写过程中要特别小心。


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